Saken for Oslo tingrett gjaldt varemerket «FOMA» som var registrert for hele klassene 1, 3, 7, 9, 21 og 37 i 1994. Det var den gang mulig å registrere et varemerke med angivelsen ”Hele vareklassen” eller ”Hele tjenesteklassen” uten nærmere angivelse av særskilte varer eller tjenester. En slik registrering blir ansett å dekke alle de varer og tjenester som inngår i den aktuelle klasse. Innehaveren av varemerket «FOMA» er totalleverandør av bl.a. rengjøringsmaskiner og vaskemidler overfor både profesjonelle brukere og vanlige forbrukere. Det leveres hele vaskeanlegg, sentralstøvsugeranlegg til større bygg, profesjonelle rensemaskiner som støv- og vannsugere, tepperensere, feiemaskiner, varmepumper, høytrykksspylere, damprensere, osv., i tillegg til installasjons- reparasjons- og vedlikeholdstjenester for slike maskiner og anlegg. Det var klart at innehaveren av registreringen ikke hadde brukt sitt merke for alle de tjenester som var dekket, men det forelå bruk for varer og tjenester i alle de omfattede klassene.

 

Den aktuelle registrering stengte for registrering av det samme merke for en varemerkesøker som hadde sine hovedinteresser innenfor andre vare- og tjenestegrupper enn dette, nemlig telefoni, mobiltelefoni og kommunikasjonstjenester. Denne søker reiste derfor søksmål med påstand om delvis slettelse av den foreliggende registrering på bakgrunn av den manglende bruk for alle varer og tjenester.

 

Det følger av varemerkelovens § 25a siste ledd at registreringen når bruk bare foreligger for enkelte varer og/eller tjenester, ”skal […] slettes for de varer merket ikke har vært brukt for”. Forarbeidene til denne bestemmelse gir ingen særlig vidtgående veiledning i hvordan dette skal forståes, idet lovgiveren ønsket å overlate dette til praksis. Det sentrale spørsmål har vært om en varemerkeregistrering i et slikt tilfelle av ikke-bruk skal begrenses til bare å omfatte de eksakte varer og/eller tjenester som merket har vært brukt for, eller om man kan benytte mer vidtfavnende overbegrep slik de finnes i klasseteksten for hver enkelt klasse. De første avgjørelser vi fikk, syntes å legge opp til en ganske radikal begrensning.

 

Spørsmålet kom på spissen i en avgjørelse truffet av Borgarting lagmannsrett i en dom av 12. november 2003. Saken gjaldt varemerket «TRIPP TRAPP» som var registrert for ”møbler” i klasse 20, mens merket bare var brukt for en ”barnestol” i denne klassen. Etter en gjennomgang av europeisk praksis kom retten til at merket skulle kunne opprettholdes for overbegrepet ”møbler” selv om det bare var brukt for den nevnte ”barnestol”; det var ikke nødvendig å begrense registreringen til dette sistnevnte eller det mer omfattende ”stoler”. Er merket i bruk for en begrenset, men representativ gruppe varer, er dette nok til å utgjøre relevant bruk i forhold til det overbegrep som varene klassifiseres under. Mer dyptgripende begrensninger vil dog være aktuelle dersom merket bare er brukt for varer som er atypiske for vareslaget, eller brukes innenfor et overbegrep av varer som er særlig omfattende.

 

Denne lagmannsrettsavgjørelse gjaldt dog en varefortegnelse som inneholdt bare ett slikt overbegrep og merket var benyttet for en vare som klart falt inn under dette overbegrep. Saken om varemerket «FOMA» for Oslo tingrett gjaldt en vare- og tjenestefortegnelse som ikke var nærmere presisert og som derfor ikke inneholdt noen angitte overbegreper. Videre var det klart at det aktuelle merket bare hadde vært i bruk for et begrenset antall varer og tjenester i de aktuelle klasser, og ikke for varer som tilhørte hver av de overbegreper klassetekstene inneholdt.

 

Bestemmelsen i varemerkelovens § 25a har vært gjenstand for behandling i teoretiske fremstillinger av varemerkeretten og det har vært fremholdt synspunkter på hvilke hensyn som skal telle med når retten skal foreta en begrensning av en vare- eller tjenestefortegnelse i et tilfelle som det foreliggende. Birger Stuevold Lassen og Are Stenvik har i sin bok OVERSIKT OVER NORSK VAREMERKERETT (2003) særlig understreket at det skal skje en interesseavveining mellom de to parter i konflikten, samtidig som det må trekkes inn om innehaveren av registreringen ut fra merkantile og økonomiske interesser har et krav på å kunne opprettholde beskyttelsen og således avskjære en tredjemann som ønsker å benytte merket, fra å oppnå dette. Disse sistnevnte synspunkter synes ikke å ha vært vurdert i de tidligere dommer om bruksplikt i Norge

 

Som prosessfullmektig for innehaveren av varemerkeregistreringen for «FOMA» fikk vi gjennomslag for at dette skal være bærende elementer i vurderingen. Tingretten uttaler bl.a. i sine innledende bemerkninger i dommen: ”Ved selve slettelsesvurderingen er det spørsmål om det knytter seg slike reelle, merkantile interesser til varemerket FOMA, at Foma Norge AS har et rimelig krav på å få opprettholde sin registrering, eller om deres interesser er så ubetydelige at de bør vike for interessene til saksøker. Det er m.a.o. tale om en interesseavveining som må foretas,…” Retten la også vekt på at varemerket «FOMA» var sterkt innarbeidet i markedet og således hadde oppnådd et utvidet vern, jfr. varemerkelovens § 6 annet ledd. Det måtte således tas inn i slettelsesvurderingen at et varemerkes beskyttelse i kraft av å være et velkjent merke ikke må komme til å avvike for mye fra det registrerte beskyttelsesområdet. Retten fant at det måtte foretas en konkret vurdering i forhold til hver av de vare- og tjenesteklasser som slettelsespåstanden gjaldt.

 

Ved klasse 1 fant retten at saksøkte markedsførte en rekke kjemikalier og syntetiske midler som kan benyttes til bl.a. industrielle formål og at saksøkte hadde sin virksomhet knyttet til konstruksjon, sammensetning og etablering av ulike anlegg til industrielle formål. Retten så også hen til de varer i klasse 3 som saksøkte brukte sitt merke for, og det ble lagt til grunn at saksøkte hadde en reell merkantil interesse i å opprettholde sin registrering for en lang rekke ulike produkter i klasse 1, mens saksøker ikke hadde noen interesser som burde tillegges avgjørende vekt på dette område. Ut fra en samlet vurdering fant retten at registreringen burde opprettholdes for klasse 1 i sin helhet.

 

En tilsvarende vurdering fant sted ved klassene 3, 7 og 21. Eksempelvis bemerket retten ved klassene 3 og 7 at det skjedde en bruk ”innen kjerneområdet av gjeldende klassebetegnelser” og ved klasse 21 at varene som merket var i bruk for, måtte betraktes som ”representative for store deler av de overbegrep som benyttes i klasseangivelsen”. Igjen hadde saksøkte reelle merkantile interesser i å opprettholde sitt vern i disse klasser, og da saksøker ikke hadde slike merkantile interesser i disse klasser, ble registreringen opprettholdt for hele klassene.

 

Vurderingen falt annerledes ut for klassene 9 og 37. Ved klasse 9 bemerket retten at overbegrepene i utpreget grad var generelle og omfattende, slik at de refererer i stor grad til en uensartet gruppe varer. Dette tilsa en slettelse for varer som merket ikke hadde vært brukt for. Videre hadde saksøkeren en klar interesse i denne klasse, idet varer som mobiltelefoner, elektroniske styringsinstrumenter m.v. sto sentralt i saksøkers markedsføring. Saksøkte hadde kun brukt sitt merke for ulike apparater for styring og kontroll av forskjellige typer anlegg. Retten fant ikke å kunne ta hensyn til at det for saksøkte ville være naturlig å ta sitt merke i bruk for andre varer i klasse 9.  Etter en interesseavveining fant hvor det bl.a. ble lagt vekt på at saksøkte hadde forholdsvis begrensede merkantile interesser i å opprettholde sin registrering for et bredt spekter av varer i denne klasse, ble registreringen slettet for alle andre varer enn ”styringsapparater og polettautomater, begge for rengjøringsmaskiner/anlegg”. Det samme gjaldt for klasse 37. Også her var overbegrepene meget omfattende og dekket svært mange uensartede tjenester. Interesseavveiningen mellom partene falt ut på samme måte som for klasse 9 og registreringen ble derfor slettet for alle andre tjenester enn ”installasjon, vedlikehold og reparasjon av rengjøringsmaskiner/anlegg”.

 

Dommen er således interessant fordi den nærmere har utdypet hvordan vurderingen av omfanget av slettelsen skal skje, og fordi den så sterkt har understreket betydningen av en interesseavveining mellom partene. Det er også viktig at retten har lagt vekt på at det forhold at et merke er sterkt innarbeidet i markedet for enkelte varer, skal telle med i vurderingen. Det er mulig at dette var en del av den vurdering som lå bak lagmannsrettens dom i «TRIPP TRAPP»-saken, men i denne avgjørelse vedrørende «FOMA» kommer dette klart frem som retningsgivende for den videre praksis.

Tilbake